專利信息
本期，小編將與大家來探討一下，在員工與雇主之間關(guān)于職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛問題。
在科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營中，“職務(wù)發(fā)明”是一個(gè)至關(guān)重要的概念。企業(yè)提供了資金、設(shè)備、零部件、原材料等等物質(zhì)條件，理應(yīng)作為專利權(quán)權(quán)人，獲得除署名權(quán)以外一切權(quán)利。然而實(shí)務(wù)中員工在接觸技術(shù)成果后，在職期間私下將技術(shù)成果以自己或者他人、其他公司的名義申請(qǐng)專利；或者離職到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司、甚至自己成立公司，然后將技術(shù)成果以新公司的名義申請(qǐng)專利，最終引發(fā)權(quán)屬糾紛的案例屢見不鮮。企業(yè)須充分利用相關(guān)法律條例保護(hù)自己的專利權(quán)權(quán)屬。
法律依據(jù)
�、佟吨腥A人民共和國專利法(2008修正)》第六條第一款：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。
�、凇吨腥A人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(2010修訂)》 第十二條、第十三條：專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：
�。ㄒ唬┰诒韭毠ぷ髦凶鞒龅陌l(fā)明創(chuàng)造；
�。ǘ┞男斜締挝唤桓兜谋韭毠ぷ髦獾娜蝿�(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；
（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。
專利法第六條所稱本單位，包括臨時(shí)工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開的技術(shù)資料等。
專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人，是指對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。
判決文書
小編研習(xí)了廣東省部分地市 “離職員工與原雇主之間關(guān)于職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)權(quán)屬糾紛”的若干裁判案例，綜合了原雇主最終獲得/沒有獲得專利權(quán)的具體情況和法官論證過程，對(duì)職務(wù)發(fā)明認(rèn)定進(jìn)行了要點(diǎn)分析。
一、成功認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明的判例
1. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2014）粵高法民三終字第31號(hào)
本案中，姜漢平在德港公司工作期間其工作崗位為工程師，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)，而其擔(dān)任的工作又與本案專利有關(guān)，而本案專利系姜漢平離開德港公司一年內(nèi)做出的，故應(yīng)認(rèn)定該發(fā)明創(chuàng)造為姜漢平的職務(wù)發(fā)明。
綜上所述，本院認(rèn)為，本案專利的發(fā)明人系姜漢平，且該發(fā)明系姜漢平的職務(wù)發(fā)明，針對(duì)本案專利涉及的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利應(yīng)當(dāng)屬于姜漢平當(dāng)時(shí)所屬單位德港公司。
2. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2014）粵高法民三終字第1004號(hào)
法院根據(jù)證據(jù)和庭審情況，結(jié)合涉案專利的申請(qǐng)時(shí)間和內(nèi)容，認(rèn)定牧人公司關(guān)于彭亮獲取牧人公司涉案技術(shù)設(shè)計(jì)資料，以甘勇的名義去申請(qǐng)涉案專利這一主張成立，并退一步分析，即使涉案專利技術(shù)確實(shí)由彭亮研發(fā)，亦屬于職務(wù)發(fā)明，從而認(rèn)定涉案專利權(quán)屬應(yīng)歸牧人公司所有，相關(guān)認(rèn)定符合法律規(guī)定，并無不當(dāng)。
3. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2014）粵高法民三終字第1198號(hào)
本院認(rèn)為，劉飛主要利用了斯超威公司的物質(zhì)技術(shù)條件，且申請(qǐng)日為劉飛離職后一個(gè)月，應(yīng)認(rèn)定訴爭(zhēng)專利屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，原審法院僅以認(rèn)為訴爭(zhēng)專利系劉飛離職后一年內(nèi)作出為由認(rèn)定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。這一認(rèn)定曲解了專利法中有關(guān)職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的認(rèn)定需綜合考量員工的技術(shù)背景、任職崗位、工作任務(wù)、是否主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件和離職時(shí)間等因素，不能簡(jiǎn)單地將所有員工在離職后一年內(nèi)完成的專利都認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，原審法院對(duì)這一問題論述不當(dāng)，本院予以糾正，但其結(jié)論正確，可予維持。
4. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2015）粵高法民三終字第645號(hào)
職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)的證明標(biāo)準(zhǔn)不同，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)，即要證明專利技術(shù)是與發(fā)明人在原告處從事的本職工作或者原告分配給發(fā)明人的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造即可。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)不是侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，即全面覆蓋原標(biāo)準(zhǔn)，是否形成可以比對(duì)的技術(shù)方案并足以作出相同等同的結(jié)論不是必須的待證事實(shí)。本案證據(jù)足以證明本案專利與馬廷勇、付永濤在泓利公司的本職工作或者泓利公司分配的任務(wù)高度相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。熊成剛作為發(fā)明人署名專利，作出其對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的意思表示。熊成剛未提交證據(jù)證明本案專利與其本職工作無關(guān)，是其另行利用與泓利公司無關(guān)的物質(zhì)技術(shù)條件獨(dú)自完成的發(fā)明創(chuàng)造。
5. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2017）粵民終1871號(hào)
關(guān)于訴爭(zhēng)專利是否屬于職務(wù)發(fā)明的問題，首先余超群2013年5月7日從創(chuàng)自公司離職，在2013年10月29日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了訴爭(zhēng)專利，訴爭(zhēng)專利是在余超群和創(chuàng)自公司人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的。
其次訴爭(zhēng)專利是否與余超群在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)。員工離職后作出發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)利歸屬，關(guān)乎發(fā)明人、企業(yè)和社會(huì)公眾的三方利益，如何合理界定“本職工作”或者“單位分配任務(wù)”的范圍，是一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)平衡保護(hù)的問題。《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第三款中對(duì)離職員工申請(qǐng)專利的限制，本質(zhì)上是為了避免離職員工將本來是執(zhí)行本單位的工作任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，在離職后進(jìn)行申請(qǐng)，從而損害了原單位的合法權(quán)益的情況。法院認(rèn)為，判斷涉案發(fā)明是否是職務(wù)發(fā)明，主要是判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否與余超群在創(chuàng)自公司從事的工作任務(wù)有關(guān)，而不是將涉案的專利技術(shù)特征與創(chuàng)自公司研發(fā)的產(chǎn)品本身技術(shù)特征進(jìn)行一一比對(duì)，職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定并不需要?jiǎng)?chuàng)自公司已經(jīng)研發(fā)出或者提出與專利技術(shù)完全相同的技術(shù)方案或想法。故訴爭(zhēng)專利屬于余超群在創(chuàng)自公司做出的職務(wù)發(fā)明。
二、沒有認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明的判例
6. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2017）粵民終1382號(hào)
由于優(yōu)瑞泰公司提交的《市場(chǎng)銷售部工作職責(zé)及組織架構(gòu)》《職位說明書》《員工入職登記表》《勞動(dòng)合同》《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》《晉升通知書》《品質(zhì)手冊(cè)》《質(zhì)量手冊(cè)》等證據(jù)只能證明樊中成在優(yōu)瑞泰公司從事的是管理工作，而優(yōu)瑞泰公司也未指出郵件證據(jù)中存在樊中成直接參與產(chǎn)品研發(fā)、對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的內(nèi)容，故以上證據(jù)不足以證明樊中成的工作內(nèi)容還包括具體的研發(fā)，更不足以證明樊中成在本職工作中或執(zhí)行優(yōu)瑞泰公司交付的本職工作之外的任務(wù)發(fā)明了涉案專利。且涉案專利的優(yōu)先權(quán)日為2013年9月30日，早于樊中成的離職時(shí)間，故涉案專利也不可能系樊中成離職后發(fā)明。
至于優(yōu)瑞泰公司主張谷能公司與樊中成串通將涉案專利技術(shù)以谷能公司名義申請(qǐng)一節(jié)，優(yōu)瑞泰公司沒有提供有效證據(jù)予以證明。
7. 審判法院：廣東省高級(jí)人民法院
案號(hào)：（2017）粵民終1320號(hào)
億立能公司表示張海增入職億立能公司從事技術(shù)工作，并提交了勞動(dòng)合同和工資表為證。張海增表示其在億立能公司任職期間主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)和日常管理，并未從事過技術(shù)工作。王某陳述張海增在億立能公司協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，其中包括主管技術(shù)。如前所述，億立能公司對(duì)原有專利的優(yōu)化和進(jìn)一步研發(fā)工作較為困難，即使張海增在億立能公司任職期間的工作與技術(shù)有關(guān)聯(lián)，本案現(xiàn)有證據(jù)并不足以證明張海增的工作系對(duì)億立能公司原有專利的優(yōu)化和進(jìn)一步研發(fā)，更不足以證明張海增的工作與訴爭(zhēng)專利的發(fā)明有關(guān)。因此，億立能公司主張?jiān)V爭(zhēng)專利系張海增的職務(wù)發(fā)明，應(yīng)歸億立能公司所有的證據(jù)不足。
三、小結(jié)
參考以上廣東省案例，可以總結(jié)出，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的認(rèn)定需綜合考量員工的技術(shù)背景、任職崗位、工作任務(wù)、是否主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件和離職時(shí)間等因素。法院審查的普遍標(biāo)準(zhǔn)是，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)，也即需要企業(yè)證明專利技術(shù)是與發(fā)明人在企業(yè)處從事的本職工作或者原告分配給發(fā)明人的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。若能夠進(jìn)一步證明發(fā)明人直接參與產(chǎn)品研發(fā)、對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)則效果最佳。
通過本次的裁判文書研習(xí)，給當(dāng)事人的啟示是：保護(hù)企業(yè)自主研發(fā)的技術(shù)成果，首先應(yīng)當(dāng)規(guī)范知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度和程序，最好能貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）；參與了研發(fā)工作的員工也要留下可以讓法院采信的證據(jù)，出現(xiàn)專利權(quán)權(quán)屬糾紛后可以證明其工作與職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的相關(guān)性；避免從事行政管理工作的員工接觸企業(yè)未公開的具體技術(shù)方案，因?yàn)樗麄儾粚儆趯＠▽?shí)施細(xì)則中規(guī)定的“發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人”，通常無法認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，且從侵犯商業(yè)秘密角度維權(quán)同樣需要面臨證據(jù)問題；在參與研發(fā)或者接觸過技術(shù)成果的員工離職后，企業(yè)要盡快把他們?cè)?jīng)研發(fā)、接觸過的技術(shù)成果的保護(hù)問題處理好，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)專利的技術(shù)要在他們離職一年內(nèi)提出申請(qǐng)。
（作者：王桂林 校對(duì)：梁婉玲）
