行業(yè)動(dòng)態(tài)
美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院成立于1982年。在此之前，美國(guó)專利商標(biāo)局的上訴案件由美國(guó)海關(guān)和專利上訴法院審理，美國(guó)地方法院專利訴訟的上訴案件則由地區(qū)巡回法院審理。由于不同的上訴法院可能對(duì)各種專利問題做出不同的判決，因此國(guó)會(huì)在華盛頓哥倫比亞特區(qū)設(shè)立了聯(lián)邦巡回上訴法院，以統(tǒng)一對(duì)專利判決的審查。美國(guó)最高法院很少審理專利案件，且法律規(guī)定所有專利相關(guān)事務(wù)的上訴案件必須由聯(lián)邦巡回上訴法院審理。因此，聯(lián)邦巡回上訴法院是美國(guó)專利法律的主要來源。歷史上，聯(lián)邦巡回上訴法院審理的案件中，約有1/3為專利案件。
聯(lián)邦巡回上訴法院目前有16位法官（12位在任法官，4位半退休法官），他們具有不同的背景和經(jīng)驗(yàn)，多位法官擁有技術(shù)學(xué)位，大多數(shù)法官配備有擁有技術(shù)學(xué)位和/或?qū)＠?jīng)驗(yàn)的司法助理，以幫助其審理案件。因此，聯(lián)邦巡回上訴法院是一個(gè)獨(dú)特的上訴法院，其法官具有專利法和技術(shù)標(biāo)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
聯(lián)邦巡回上訴法院最近宣布了幾項(xiàng)重要判決，值得各公司了解其相關(guān)信息，因?yàn)檫@些判決可能對(duì)他們的業(yè)務(wù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略產(chǎn)生潛在影響。2008年，聯(lián)邦巡回上訴法院審理了Bilski案（該案件目前正由美國(guó)最高法院進(jìn)行審理）；2009年，聯(lián)邦巡回上訴法院就2宗全院聯(lián)席審理案件做出判決：Cardiac Pacemakers, Inc. 訴 St. Jude Medical, Inc.案，576 F.3d 1348和Abbott Laboratories 訴 Sandoz, Inc.案，566 F.3d 1282。此外，聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)Ariad Pharmaceuticals, Inc.訴 Eli Lilly & Co.案的全院聯(lián)席審理判決將于2010年公布。
Bilski訴Kappos案：
可授予專利的客體
2008年，在Bilski案, 545 F.3d 943中，聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)于可授予專利的客體設(shè)定了一項(xiàng)新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。法院認(rèn)為，根據(jù)美國(guó)法典第35章第101條規(guī)定，方法通過“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)”才具有專利性，即方法必須依附于特定機(jī)械或設(shè)施，或?qū)⒛骋晃锲忿D(zhuǎn)化為其他狀態(tài)或物品。法院判定，其所主張的權(quán)利要求涉及商品交易中對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，因此未能通過。
Bilski就聯(lián)邦巡回上訴法院的判決向美國(guó)最高法院提出上訴。美國(guó)最高法院批準(zhǔn)了調(diào)卷令，以確定聯(lián)邦巡回上訴法院采用的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)”的適當(dāng)性。Bilski認(rèn)為，最高法院先例對(duì)第101條做出了極其廣泛的解釋，僅禁止就自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象思維授予專利。美國(guó)專利商標(biāo)局的代理人回應(yīng)，盡管第101條含義廣泛，但其對(duì)專利保護(hù)范圍施加了重要的限制。因此，美國(guó)專利商標(biāo)局認(rèn)為，專利法保護(hù)技術(shù)和工業(yè)生產(chǎn)方法，但不保護(hù)組織人類活動(dòng)的方法。
美國(guó)最高法院預(yù)計(jì)于2010年春季宣布Bilski案的判決。同時(shí)，聯(lián)邦巡回上訴法院將繼續(xù)使用“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)——在本文提及的3個(gè)案件中，該標(biāo)準(zhǔn)駁回了其中2個(gè)案件所提出的主張，但卻判定第三個(gè)案件所主張的治療方法具有專利適格性。Bilski在商業(yè)方法、計(jì)算機(jī)軟件和生物技術(shù)領(lǐng)域具有舉足輕重的作用，因此，最高法院對(duì)Bilski案的判決可能對(duì)整個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利戰(zhàn)略產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
Cardiac Pacemakers, Inc.訴St. Jude Medical, Inc.案：
美國(guó)法典第35章271（f）條款
美國(guó)法典第35章271（f）條款規(guī)定了當(dāng)專利發(fā)明部件由美國(guó)實(shí)體提供且用于國(guó)外組裝時(shí)構(gòu)成專利侵權(quán)的訴訟理由。在Cardiac Pacemakers, Inc.訴 St. Jude Medical, Inc.案， 576 F.3d 1348中，聯(lián)邦巡回上訴法院經(jīng)過全院聯(lián)席審理做出判決認(rèn)為，美國(guó)法典第35章271（f）條款不適用于方法權(quán)利要求。聯(lián)邦巡回上訴法院批準(zhǔn)了被告方要求全院聯(lián)席重審的請(qǐng)求，以確定美國(guó)法典第35章271（f）條款是否適用于方法權(quán)利要求以及產(chǎn)品權(quán)利要求。根據(jù)其意見，法院認(rèn)為，步驟是“符合271（f）條款要求的方法或方法權(quán)利要求的‘組成部分’，但并非實(shí)施方法所采用的物理組成部分�！币虼耍ㄔ号卸�，將心臟除顫器運(yùn)往國(guó)外并沒有侵犯271（f）條款下的心臟刺激方法的權(quán)利要求。
聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為， 271（f）條款不適用于該案件，因?yàn)樯姘傅姆椒?quán)利要求只有無形的步驟，且條款中的“提供”一詞是指有形物體的物理轉(zhuǎn)移。如此一來，聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. 訴 Shell Oil Co.案，425 F.3d 1366 （聯(lián)邦巡回上訴法院，2006年）陪審團(tuán)的判決，該判決認(rèn)為第271（f）款適用于催化劑的出口及在國(guó)外使用專利方法。
考慮到國(guó)會(huì)頒布271（f）條款旨在彌補(bǔ)法律漏洞，禁止侵權(quán)人將未組裝的專利產(chǎn)品運(yùn)往國(guó)外進(jìn)行組裝，且271（f）條款的立法史上“幾乎沒有對(duì)方法專利保護(hù)的任何援引”，因此聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為其裁決完全符合271（f）條款。
聯(lián)邦巡回上訴法院進(jìn)一步遵循了最高法院在Microsoft Corp. 訴 AT&T Corp.，550 U.S. 437（2007）案中的推論，并在得出271（f）條款不適用于方法權(quán)利要求的結(jié)論之前，采取了治外法權(quán)的無效推定。2007年，最高法院判定，根據(jù)271（f）條款，當(dāng)在國(guó)外復(fù)制并進(jìn)行組裝以組成一個(gè)可能侵犯AT&T專利的系統(tǒng)時(shí)，母盤并非一個(gè)“部件”。換言之，根據(jù)271（f）條款，從有形復(fù)制件中提取的軟件本身并不是有形制造物的組成部分。在得出這一結(jié)論前，法院指出：“對(duì)于Microsoft行為不屬于271（f）條款范圍的任何疑問（在國(guó)外復(fù)制母盤），將通過治外法權(quán)無效推定進(jìn)行解決�！�
因此，基于聯(lián)邦巡回上訴法院全院聯(lián)席審理對(duì)法律的解釋，根據(jù)271（f）條款，通過將產(chǎn)品從美國(guó)運(yùn)往國(guó)外，公司可能會(huì)免于承擔(dān)侵犯方法權(quán)利要求的責(zé)任。
Abbott Laboratories 訴 Sandoz， Inc.案：過程特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求
在Abbott Laboratories訴 Sandoz, Inc.案，566 F.3d 1282中，聯(lián)邦巡回上訴法院采納了Atlantic Thermoplastics Co.訴Faytex Corp.案，970 F.2d 834 （聯(lián)邦巡回上訴法院，1992年）的判決，對(duì)方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了解釋，并推翻了 Scripps Clinic & Research Foundation 訴Genentech, Inc.案, 927 F.2d 1565， 1583 （聯(lián)邦巡回上訴法院，1991年）判決中不一致的部分。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法用語將對(duì)權(quán)利要求起到限制作用。為了支持這一判決，法院全院聯(lián)席審理的多數(shù)意見引證了最高法院的先例以及相關(guān)巡回上訴法院的判例法，認(rèn)定最高法院一貫主張?jiān)诜椒ㄏ薅óa(chǎn)品權(quán)利要求中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定義的方法用語將產(chǎn)生可執(zhí)行的限制作用。
方法限定產(chǎn)品的權(quán)利要求是有專利性的，這一點(diǎn)毫無疑問。法院全院聯(lián)席審理的多數(shù)意見只討論該權(quán)利要求是否被利用所主張方法之外的其他方法所制造的產(chǎn)品侵權(quán)，而法院判定該權(quán)利要求沒有受到該等侵權(quán)。
權(quán)利要求解釋是專利分析的必要基礎(chǔ)，且通常是專利訴訟中最具爭(zhēng)議的問題，因此，了解Abbott Laboratories案對(duì)于專利組合中具有方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的公司來說非常重要。
Ariad Pharmaceuticals, Inc. 訴 Eli Lilly & Co.案：書面說明和可實(shí)施性
去年8月21日，聯(lián)邦巡回上訴法院批準(zhǔn)了對(duì)Ariad Pharmaceuticals，Inc. 訴 Eli Lilly & Co.案，560 F.3d 1366進(jìn)行全院聯(lián)席重審的請(qǐng)求。法院撤消了原來的陪審團(tuán)判決——該判決駁回了地方法院的裁決，并批準(zhǔn)了Lilly要求進(jìn)行依法裁決的動(dòng)議，判定Ariad專利不符合美國(guó)法典第35章第112條的書面說明要求。具體而言，法院判定專利說明書沒有表明發(fā)明人掌握了廣泛主張的發(fā)明。由于法院判定因缺少書面說明導(dǎo)致權(quán)利要求無效，因此案件沒有涉及可實(shí)施性問題。
Linn法官撰寫了并存意見，他在該意見中專門提出了“書面說明是否應(yīng)成為可實(shí)施性之外的獨(dú)立要求”這一問題，指出：“我在意見中單獨(dú)提及該問題旨在強(qiáng)調(diào)我認(rèn)為將單獨(dú)的書面說明要求嫁接到第112條第1款是不明智的�！保ˋriad案，560 F.3d，第1380頁 Linn法官并存意見）。 他還指出：“這是一個(gè)尚未解決的重要問題。如果該案就可實(shí)施性理由做出判決，則我們將被迫觸及這一問題。”
法院要求當(dāng)事方解決以下問題：（1）美國(guó)法典第35章第112條第1款是否包含了可實(shí)施性要求之外的單獨(dú)書面說明要求。（2）法令是否對(duì)單獨(dú)書面說明要求進(jìn)行了規(guī)定，該要求的范圍和目的是什么。律師協(xié)會(huì)和各公司提出了20多項(xiàng)法庭之友意見。2009年12月7日進(jìn)行了口頭辯論，判決將于2010年宣布。
業(yè)界迫切地期待聯(lián)邦巡回法院對(duì)這一重要案件的判決。如果法院判定書面說明并非第112條下可實(shí)施性之外的獨(dú)立問題，則其將對(duì)權(quán)利要求的專利性（特別是生物技術(shù)行業(yè)）產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
聯(lián)邦巡回法院近期宣布的一些重要判決和審理的一些重要案件，可能對(duì)擁有美國(guó)專利的中國(guó)公司產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。因此，中國(guó)公司應(yīng)密切關(guān)注美國(guó)最新的法律動(dòng)態(tài)，以制定適合公司的專利戰(zhàn)略。（轉(zhuǎn)載自知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）
