【裁判摘要】
根據(jù)《中華人民共和國專利法》第十六條以及《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第七十六條的規(guī)定,被授予專利權(quán)的國有企業(yè)事業(yè)單位許可他人實施其專利的,應(yīng)當(dāng)從許可實施該項專利收取的使用費納稅后提取不低于10%作為報酬支付發(fā)明人或者設(shè)計人。根據(jù)《中國人民共和國專利法》第四十七條第二款得規(guī)定,宣告專利權(quán)無效的決定,對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、裁定,已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定,以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,不具有追溯力。但是因?qū)@麢?quán)人的惡意給他人造成的損失,應(yīng)當(dāng)給予賠償。根據(jù)上述規(guī)定,在發(fā)明人、設(shè)計人起訴要求許可他人實施專利的專利權(quán)人以該專利已經(jīng)被宣告無效為由,拒絕支付在專利權(quán)被宣告無效之前已經(jīng)發(fā)生的專利實施許可行為所應(yīng)支付的職務(wù)發(fā)明設(shè)計人報酬的,人民法院仍不應(yīng)予以支持。
原告:翁立克,男,漢族,65歲,住上海市白樺路。
被告:上海浦東伊維燃油噴射有限公司,所在地:上海市浦東大道。
法定代表人:白洪法,該公司董事長。
被告:上海柴油機(jī)股份有限供公司,所在地:上海市浦東大道
法定代表人:陳龍興,該公司董事長。
原告翁立克因與被告上海浦東伊維燃油噴射有限公司(以下簡稱伊維公司)、上海柴油機(jī)股份有限公司(以下簡稱柴公司)發(fā)生職務(wù)發(fā)明設(shè)計人報酬糾紛,向上海市第一中級人民法院提起訴訟。
原告翁立克訴稱:原告曾在被告伊維公司任職,系“P7N型噴油泵總成”和“PE型噴油泵總成”兩項科技成果的第一完成人和主要貢獻(xiàn)者,前述科技成果中“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”、“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”兩項技術(shù)系原告的職務(wù)發(fā)明。2001年4月17日,伊維公司的母公司亦即被告上柴公司向中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局(以下簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局)申請了涉案專利,并于次年1月23日獲得授權(quán)。2003年11月1日,上柴公司與伊維公司簽訂合同將涉案專利無償轉(zhuǎn)讓給伊維公司。2003年11月4日,伊維公司與案外人上海電裝燃油噴射有限公司(以下簡稱電裝公司)簽訂了《P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,電裝公司應(yīng)向伊維公司支付人民幣250萬元的入門費和產(chǎn)品凈售價4%的技術(shù)提成費。至2005年12月31日,電裝公司已支付了“P7型柴油噴射泵技術(shù)”提成費人民幣598萬余元,以及“PE型柴油噴射泵技術(shù)”入門費人民幣250萬元和提成費人民幣1090萬余元。此外,伊維公司還自行生產(chǎn)、銷售過使用了涉案專利的相關(guān)產(chǎn)品!吨腥A人民共和國專利法實施細(xì)則》(以下簡稱專利實施細(xì)則)第七十六條規(guī)定:“被授予專利權(quán)的國有企業(yè)事業(yè)單位許可其他單位或者個人實施其專利的,應(yīng)當(dāng)從許可實施該項專利收取的使用費納稅后提取不低于10%作為報酬支付發(fā)明人或者設(shè)計人!鄙虾J小蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市知識產(chǎn)權(quán)工作的若干意見》和上海市《關(guān)于實施〈上海中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)〉若干配套政策的通知》均規(guī)定,專利權(quán)人在專利許可他人實施后可在稅后收益中提取不低于30%作為設(shè)計人的報酬。原告是“P7N型噴油泵總成”和“PE型噴油泵總成”科技成果的第一完成人和主要貢獻(xiàn)者,也是“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”和“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”的唯一發(fā)明人,上柴公司與伊維公司許可他人實施專利,應(yīng)當(dāng)依法向原告支付相應(yīng)職務(wù)報酬。綜上,請求人民法院判令兩被告向原告支付截止2007年4月的兩項職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利許可使用費的職務(wù)報酬人民幣200萬元。
原告翁立克起訴時還主張被告伊維公司支付自行實施專利的職務(wù)報酬等三項內(nèi)容,經(jīng)兩次變更訴訟請求后不再提起,但保留對該部分職務(wù)報酬權(quán)益另案追索的權(quán)利!
被告伊維公司、上柴公司辯稱:1. 原告翁立克無權(quán)向伊維公司主張“P7N型噴油泵總成”和“PE型噴油泵總成”兩項涉案專利的職務(wù)報酬請求權(quán)。涉案兩項專利不是原告在被告伊維公司任職期間完成的,而是由上柴公司的相關(guān)技術(shù)人員在1994年完成的,2003年11月1日,上柴公司與伊維公司簽訂合同,將涉案專利轉(zhuǎn)讓給伊維公司,伊維公司許可案外人使用轉(zhuǎn)讓來的專利自然無需向本公司工作人員支付報酬;2. 翁立克無權(quán)向上柴公司主張涉案兩項專利的職務(wù)報酬請求權(quán)。涉案兩項專利均已被宣告無效,上柴公司在轉(zhuǎn)讓專利時未獲任何利益,向原告支付職務(wù)報酬沒有依據(jù);3. 原告所主張的職務(wù)報酬金額不合理。原告擁有的兩項職務(wù)發(fā)明只是相關(guān)噴油泵總成中的零部件,該發(fā)明在噴油泵總成中的貢獻(xiàn)度僅為3.65%,原告主張支付200萬元沒有法律依據(jù)。綜上,原告的訴訟請求沒有事實根據(jù)和法律依據(jù),不應(yīng)支持。
上海市第一中級人民法院一審查明:
被告上柴公司是被告伊維公司的股東之一,其出資占伊維公司注冊資本的90%。原告翁立克自1995年12月15日伊維公司成立之日起一直擔(dān)任該公司的總工程師,2005年3月退休。
2001年4月17日,被告上柴公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”和“矩形截面柱塞彈
簧噴油泵”實用新型專利,2002年1月23日國家知識產(chǎn)權(quán)局決定將前述兩項專利權(quán)授予上柴公司,專利號為ZL01238898.X和ZL01238896.3,專利證書上所列設(shè)計人均為原告翁立克。
2003年9月,被告上柴公司與被告伊維公司協(xié)商認(rèn)為,由于伊維公司是上柴公司的一個子公司,其專利申請統(tǒng)一由上柴公司出面辦理,因此當(dāng)時專利權(quán)人落款為上柴公司。目前市場經(jīng)濟(jì)意識增強(qiáng),涉及知識產(chǎn)權(quán)歸屬問題,上述三項專利應(yīng)該歸屬伊維公司,應(yīng)當(dāng)辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移法律手續(xù)。雙方形成共識,共同簽署了書面情況說明。同年11月1日,上柴公司與伊維公司雙方簽訂了兩份《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,約定上柴公司將ZL01238898.X和ZL01238896.3專利權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給伊維公司!熬匦谓孛嬷麖椈蓢娪捅谩睂@麢(quán)轉(zhuǎn)讓登記日為2004年2月27日, “噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”專利權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日為2004年4月23日。
2003年11月4日,被告伊維公司作為許可方,案外人電裝公司作為被許可方簽訂《P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,該協(xié)議約定:“……6.1:作為對根據(jù)本協(xié)議3.1款提供技術(shù)情報以及根據(jù)本協(xié)議第2條許可權(quán)利的報酬,被許可方應(yīng)向許可方支付以下款項:(1)入門費系不退還費用,P7型柴油噴射泵(以下簡稱P7泵)為人民幣零萬元(¥0000),PE型柴油噴射泵(以下簡稱PE泵)為人民幣貳佰伍拾萬元(¥2 500 000),應(yīng)由被許可方在本協(xié)議生效日后六十日內(nèi)一次性支付給許可方……(2)技術(shù)提成費系不退還費用,為被許可方在本協(xié)議期限內(nèi)銷售或以其他方式處理的合同產(chǎn)品凈售價的百分之四(4%)……7.3:許可方應(yīng)按照中華人民共和國征收稅款的規(guī)定,自行繳納稅款……”前述協(xié)議還將“P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)特性”、“專利清單”、“技術(shù)情報”作為附件。前述協(xié)議生效后,伊維公司已收到電裝公司支付的協(xié)議約定的入門費人民幣250萬元,根據(jù)伊維公司提供提成費收取情況匯總表,各項稅額(營業(yè)稅、附加稅、企業(yè)所得稅)扣除之前的提成費數(shù)額為:P7泵2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的提成費收入分別為303 227.66元、4 000 821.22元、1 678 563.97元、2 267 125.80元、912 224.01元;PE泵2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的提成費收入分別為282 654.95元、5 448 673.97元、5 175 504.24元、3 827 915.48元、1 383 375.81元。伊維公司據(jù)此計算,P7泵提成費收入扣除營業(yè)稅、附加稅和企業(yè)所得稅之后2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的凈收益分別為243 438.74元、3 211 959.30元、1 347 593.12元、1 820 105.27元、732 356.24元;PE泵入門費收入扣除營業(yè)稅、附加稅和企業(yè)所得稅之后的凈收益為2 007 062.50元,PE泵提成費收入扣除營業(yè)稅、附加稅和企業(yè)所得稅之后2003年、2004年、2005年、2006年、2007年1月至4月的凈收益分別為226 922.46元、4 374 331.68元、4 155 024.19元、3 073 146.25元、1 110 608.68元。原告翁立克認(rèn)為二被告沒有提供專門針對P7泵、PE泵許可使用費的單項納稅憑證,只有總的納稅憑證,因此對是否存在減免稅相關(guān)稅額以及是否實際繳納提出質(zhì)疑。伊維公司表示匯總表中涉及的稅額已實際繳納,不存在減免稅情況,原、被告雙方均認(rèn)可前述協(xié)議所涉P7泵總成技術(shù)中含有“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”一項專利,PE泵總成技術(shù)中含有 “噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”、“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”兩項專利。
2005年7月7日,中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(以下簡稱專利復(fù)審委)受理了案外人電裝公司于同日對ZL01238898.X和ZL01238896.3專利權(quán)提出的無效宣告請求。2005年12月23日,專利復(fù)審委依據(jù)電裝公司提交的被告伊維公司于1999年8月31日向被告上柴公司開具的增值稅專用發(fā)票及上柴公司的裝配明細(xì)表,以與專利權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案相同的產(chǎn)品已經(jīng)在專利申請日前公開銷售即不具有新穎性為由,作出了宣告ZL01238898.X和ZL01238896.3實用新型專利權(quán)全部無效的決定。伊維公司未采取措施應(yīng)對專利被宣告無效,庭審時稱因工作人員錯將向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟的訴狀寄給了專利復(fù)審委,耽誤了時間,導(dǎo)致法院以不符合在訴訟時效內(nèi)起訴的立案要求為由不予受理并發(fā)送了退件通知。
上海市第一中級人民法院依法委托上海市科技咨詢服務(wù)中心(以下簡稱科咨中心),就涉案專利在相關(guān)噴油泵總成中的技術(shù)比重(即涉案專利從技術(shù)角度分析在相關(guān)噴油泵總成中作用的量化)問題以及P7泵和PE泵總成技術(shù)在涉案《P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的技術(shù)比重問題進(jìn)行鑒定。針對第一個問題,科咨中心出具了滬科技咨詢服務(wù)中心(2006)鑒字第027號《技術(shù)鑒定報告書》,將噴油泵總成整體技術(shù)分為引進(jìn)技術(shù)、群體自主開發(fā)技術(shù)和自主開發(fā)取得知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),結(jié)論為:含有“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置” 一項專利的噴油泵總成整體技術(shù)中,引進(jìn)技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占50%,在消化、吸收引進(jìn)技術(shù)過程中群體自主開發(fā)技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占45%,ZL01238898.X實用新型專利的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占5%;含有“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”和“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”兩項專利的噴油泵總成整體技術(shù)中,引進(jìn)技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占40%,在消化、吸收引進(jìn)技術(shù)過程中群體自主開發(fā)技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占50%,ZL01238898.X和ZL01238896.3兩項實用新型專利的技術(shù)貢獻(xiàn)率約占10%。針對第二個問題,科咨中心出具了滬科技咨詢服務(wù)中心(2006)鑒字第027-1號《補(bǔ)充鑒定報告書》,認(rèn)為創(chuàng)造P7泵和PE泵價值的諸要素主要為技術(shù)(設(shè)計、工藝)、制造、管理三方面,總成技術(shù)則包括技術(shù)(設(shè)計、工藝)和制造兩個方面,其中涉案兩項專利應(yīng)歸結(jié)為協(xié)議合同產(chǎn)品的設(shè)計技術(shù)范疇,在對協(xié)議附件中“技術(shù)情報”內(nèi)容進(jìn)行具體分析的基礎(chǔ)上,補(bǔ)充鑒定結(jié)論為:P7泵和PE泵總成技術(shù)在協(xié)議所涉全部轉(zhuǎn)讓內(nèi)容中的技術(shù)比重為70%左右;管理體系在協(xié)議所涉全部轉(zhuǎn)讓內(nèi)容中的比重為30%左右。
庭審中,被告上柴公司、伊維公司提供了《退款及關(guān)于〈P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》及伊維公司向案外人電裝公司退款的貸記憑證,稱伊維公司與電裝公司已協(xié)商確定涉案專利在轉(zhuǎn)讓技術(shù)中所占的比重,并且在專利權(quán)被宣告無效后,已將此前收取的專利所涉之許可使用費退還給電裝公司。伊維公司提供了其給付原告購房款和獎勵費的單據(jù),稱伊維公司已向原告翁立克支付了人民幣20余萬元的獎勵,但前述單據(jù)的落款時間在涉案《P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之前。
本案一審的爭議焦點是:1. 原告翁立克是否享有向被告伊維公司、上柴公司主張“P7N型噴油泵總成”和“PE型噴油泵總成”兩項涉案專利的職務(wù)報酬請求權(quán)。2. 如果原告有權(quán)主張,如何確定報酬的計算方式。
上海市第一中級人民法院一審認(rèn)為:
一、關(guān)于第一個爭議焦點。
《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)第十六條規(guī)定:“被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人給予獎勵;發(fā)明創(chuàng)造專利實施后,根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益,對發(fā)明人或者設(shè)計人給予合理的報酬!睂@麑嵤┘(xì)則第七十六條規(guī)定:“被授予專利權(quán)的國有企業(yè)事業(yè)單位許可其他單位或者個人實施其專利的,應(yīng)當(dāng)從許可實施該項專利收取的使用費納稅后提取不低于10%作為報酬支付發(fā)明人或者設(shè)計人!北桓嬉辆S公司、上柴公司提供了柱塞彈簧、挺柱體部件及P7加強(qiáng)泵的圖紙,稱涉案專利是由上柴公司工作人員完成,但一方面涉案專利證書上記載的設(shè)計人為原告翁立克,另一方面,上柴公司向伊維公司無償轉(zhuǎn)讓涉案技術(shù)時雙方形成的共識是涉案專利應(yīng)該歸屬伊維公司,專利權(quán)人登記為上柴公司是由于伊維公司是上柴公司的一個子公司,專利申請統(tǒng)一由上柴公司出面辦理的緣故,雙方共同簽署的書面情況已證明了這一點。此外,兩被告提供的圖紙本身也不能直接證明涉案專利是由上柴公司工作人員完成。綜合考慮以上因素,對兩被告稱原告不是涉案“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”和“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”實用新型專利的設(shè)計人的主張,不予認(rèn)定。原告有權(quán)就涉案兩項職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造主張合理的報酬,伊維公司許可案外人電裝公司實施上述專利并收取了使用費,應(yīng)當(dāng)依法從中提取一定比例作為報酬支付給原告。至于原告主張上柴公司承擔(dān)報酬支付的連帶責(zé)任的問題,簽訂涉案技術(shù)許可使用協(xié)議的是伊維公司,從中獲取收益的也是伊維公司,上柴公司與伊維公司轉(zhuǎn)讓專利權(quán)是為了解決知識產(chǎn)權(quán)的歸屬問題,未許可其他人使用,原告也認(rèn)可涉案職務(wù)發(fā)明是在伊維公司任職期間完成的,故對原告要求上柴公司承擔(dān)連帶責(zé)任的主張不予支持。
庭審中,被告上柴公司、伊維公司提供《退款及關(guān)于〈P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》,稱伊維公司與電裝公司已協(xié)商確定涉訟專利在轉(zhuǎn)讓技術(shù)中所占的比重,并且在專利權(quán)被宣告無效后,將此前收取的專利所涉之許可使用費退還給電裝公司。首先,涉案專利在轉(zhuǎn)讓技術(shù)中所占的比重是本案需要認(rèn)定的重要事實,關(guān)系到原告翁立克主張的報酬數(shù)額的認(rèn)定,也與科咨中心出具的專業(yè)鑒定相矛盾,兩被告與電裝公司所簽訂補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容,無權(quán)約束作為補(bǔ)充協(xié)議第三人的原告,也不能直接認(rèn)定本案事實的根據(jù),涉案專利在轉(zhuǎn)讓技術(shù)中所占的比重應(yīng)當(dāng)以科咨中心出具的專業(yè)鑒定為準(zhǔn)。其次,專利法第四十七條第二款規(guī)定:“宣告專利權(quán)無效的決定,對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、裁定,已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定,以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,不具有追溯力。但是因?qū)@麢?quán)人的惡意給他人造成的損失,應(yīng)當(dāng)給予賠償!币虼,在本案涉案專利權(quán)被宣告無效之前,被告伊維公司與電裝公司已經(jīng)發(fā)生的專利實施許可行為是有效的,伊維公司仍需根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)向職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造設(shè)計人支付報酬。此外,伊維公司認(rèn)為其已經(jīng)獎勵了原告,并提供了相關(guān)單據(jù),對于這個問題,一方面,伊維公司對原告的這些獎勵,并不是向職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造設(shè)計人支付報酬,其數(shù)額也不符合專利實施細(xì)則第七十六條的規(guī)定,另一方面,從這些獎勵給付的時間來看,均在伊維公司與電裝公司簽約之前,與原告在本案中所主張的報酬無關(guān)。綜上。對兩被告庭審中提出的前述主張,均不予支持。
二、關(guān)于第二個爭議焦點。
涉案兩項專利權(quán)已于2005年12月23日被宣告無效,在原告翁立克沒有證據(jù)表明該兩項專利仍處于有效法律狀態(tài)的情況下,原告只能要求被告伊維公司支付專利權(quán)被宣告無效前基于專利許可使用費的收取所應(yīng)提取的相應(yīng)報酬。
關(guān)于計算基數(shù)問題,首先,從《P7、PE型柴油噴射泵技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款分析,被告伊維公司依協(xié)議所收取的款項之對價為“根據(jù)本協(xié)議3.1款提供技術(shù)情報以及根據(jù)本協(xié)議第2條許可權(quán)利”,而協(xié)議附件中所列“技術(shù)情報”內(nèi)容又不完全都是合同產(chǎn)品P7泵和PE泵總成技術(shù)直接對應(yīng)之載體,依據(jù)科咨中心出具的補(bǔ)充鑒定結(jié)論所確定的比重,伊維公司收取的合同款項中的70%左右才是與噴油泵總成技術(shù)許可相關(guān)的使用費;其次,由于涉案專利只是噴油泵總成技術(shù)中的一部分,那么應(yīng)當(dāng)再依據(jù)專利在P7泵或PE泵中的技術(shù)貢獻(xiàn)率來確定噴油泵總成技術(shù)的許可使用費中與專利相關(guān)的費用,根據(jù)科咨中心出具的鑒定結(jié)論,P7泵總成技術(shù)許可使用費中的約5%為該產(chǎn)品所應(yīng)用專利“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”對應(yīng)的收益,PE泵總成技術(shù)許可使用費中的約10%為該產(chǎn)品所應(yīng)用涉案兩項專利對應(yīng)的收益;第三,計算報酬的基數(shù)應(yīng)為稅后收益,且伊維公司與電裝公司的協(xié)議中也約定稅款由許可方伊維公司自行繳納,原告提出的減免稅情形缺乏證據(jù)予以佐證,不予采信。綜上,涉案專利報酬的計算基數(shù)應(yīng)將伊維公司收取的協(xié)議款項納稅后計算70%,結(jié)合專利在合同產(chǎn)品中技術(shù)貢獻(xiàn)率分別計算。故伊維公司許可電裝公司在P7泵中使用“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”專利所獲得的稅后凈收益為168 104.69元,許可電裝公司在PE泵中使用涉案兩項專利所獲得的稅后凈收益為753 433.86元。
關(guān)于提取比例問題,專利法實施細(xì)則第七十六條的規(guī)定只確定了一個最低比例,上海市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市知識產(chǎn)權(quán)工作的若干意見》規(guī)定: “企業(yè)要進(jìn)一步加大對專利發(fā)明人的激勵,自覺維護(hù)專利發(fā)明人的權(quán)益。專利權(quán)的持有單位在專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者許可他人實施后,可以在收益納稅后提取不低于 30%,作為發(fā)明人或者設(shè)計人的報酬!鄙虾J小蛾P(guān)于實施〈上海中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)〉若干配套政策的通知》規(guī)定:“切實保障專利發(fā)明人或設(shè)計人的權(quán)益。專利權(quán)所有單位在專利轉(zhuǎn)讓或許可他人實施后,可在稅后收益中提取不低于30%作為發(fā)明人或設(shè)計人的報酬。其中,專利權(quán)所有單位為高校和科研院所的,可提取的比例不低于50%;蚩蓞⒄丈鲜霰壤,實行發(fā)明人或設(shè)計人的技術(shù)入股!鼻笆鲆(guī)定使用了“可以”這樣的指導(dǎo)性文字,均不能直接計算提取比例。因此,計算涉案發(fā)明人或設(shè)計人的報酬數(shù)額應(yīng)當(dāng)結(jié)合案情全面分析。原告翁立克提起本案訴訟不久,電裝公司即向?qū)@麖?fù)審委宣告涉案專利權(quán)無效。原告在庭審時稱,電裝公司所依據(jù)的證據(jù)持有人應(yīng)為被告上柴公司、伊維公司,而且兩被告之間存在明顯的關(guān)聯(lián)關(guān)系,雙方發(fā)生的銷售事實不足以否定專利新穎性,電裝公司向?qū)@麖?fù)審委宣告涉案專利權(quán)無效是和兩被告惡意串通的非法行為。法院認(rèn)為,本案作為民事訴訟,對該部分內(nèi)容不予以審理。但是,從伊維公司在收到涉案專利無效宣告請求審查決定后3個月內(nèi)未能采取有效措施挽救專利權(quán)的消極行為來看,涉案專利的無效直接致使原告不能根據(jù)涉案專利在專利權(quán)期限屆滿之前繼續(xù)被推廣應(yīng)用所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益而主張報酬。綜合考慮全案各項因素,將提取比例酌定為30%。
綜上,被告伊維公司應(yīng)當(dāng)支付的數(shù)額是其許可電裝公司在P7泵中使用“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”專利所獲得
的稅后凈收益為168 104.69元計算30%,為50 431.41元,以及許可電裝公司在PE泵中使用涉案兩項專利所獲得的稅后凈收益為753 433.86元計算30%,為226 030.16元,兩項之和為276 461.57元。
據(jù)此,上海市第一中級人民法院于2007年12月25日判決:
一、被告伊維公司應(yīng)從許可電裝公司實施專利號為ZL01238898.X“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”和專利號為ZL01238896.3“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”兩項實用新型專利所收取的使用費中提取人民幣276 461.57元作為報酬支付給原告翁立克;二、原告的其余訴訟請求不予支持。
案件受理費人民幣20 010元,由原告翁立克負(fù)擔(dān)8622元,被告伊維公司負(fù)擔(dān)11 388元;技術(shù)鑒定費人民幣52 000元,由原告負(fù)擔(dān)12 000元,伊維公司負(fù)擔(dān)40 000元。
翁立克與伊維公司均不服一審判決,向上海市高級人民法院院提起上訴。
上訴人翁立克上訴請求撤銷原審判決,判令上訴人伊維公司與一審被告上柴公司向其支付涉案專利許可使用費的職務(wù)報酬人民幣200萬元。主要理由是:第一,科咨中心出具的《技術(shù)鑒定報告書》與《補(bǔ)充鑒定報告書》根本不具可靠性和合理性,一審判決據(jù)以認(rèn)定的涉案專利之技術(shù)貢獻(xiàn)和涉案轉(zhuǎn)讓費中的“噴油泵總成技術(shù)之比重”及其職務(wù)報酬的“計算基數(shù)”完全屬于認(rèn)定事實錯誤!都夹g(shù)鑒定報告書》提出的“技術(shù)貢獻(xiàn)率構(gòu)成”,既未經(jīng)過事實調(diào)查,又未進(jìn)行必要的技術(shù)分析!堆a(bǔ)充鑒定報告書》中“P7泵和PE泵總成技術(shù)在協(xié)議所涉全部轉(zhuǎn)讓內(nèi)容中的技術(shù)比重為70%左右;管理體系在協(xié)議所涉及全部轉(zhuǎn)讓內(nèi)容中的比重為30%左右”的結(jié)論,沒有事實依據(jù)。30%的“提取比例”只是普通情況下所適用的提取比例,鑒于本案的實際情況,提取比例可以進(jìn)一步提高至50%,甚至更高。第二,一審判決沒有查清涉案技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(提成費)是否納稅以及免稅的情況,致使計算基數(shù)有誤,屬于認(rèn)定事實不清。第三,一審判決認(rèn)定要求上柴公司承擔(dān)相應(yīng)階段職務(wù)報酬支付之連帶責(zé)任的訴求“于法無據(jù)”,屬于適用法律不當(dāng)。2004年4月23日以前,“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”的專利權(quán)人是上柴公司,2004年2月7日以前,“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”的專利權(quán)人是上柴公司,上柴公司應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)期間內(nèi)職務(wù)發(fā)明報酬糾紛的相應(yīng)法律責(zé)任。第四,因伊維公司與上柴公司的責(zé)任致使涉案專利權(quán)被宣告無效,造成預(yù)期利益損失,“計算報酬時間段”應(yīng)延伸至涉案專利權(quán)的屆滿期限2011年4月。
上訴人伊維公司上訴請求撤銷原審判決,并依法改判。主要理由是:第一,涉案專利權(quán)已經(jīng)無效,伊維公司不應(yīng)支付相關(guān)報酬。第二,一審判決報酬按30%提取不合理。第三,一審判決伊維公司承擔(dān)80%的鑒定費不合理,應(yīng)根據(jù)責(zé)任比例分?jǐn)偂?/DIV>
上訴人翁立克答辯稱:上訴人伊維公司的上訴請求沒有法律依據(jù):一、同意一審判決關(guān)于涉案專利權(quán)被宣告無效,但伊維公司仍需承擔(dān)職務(wù)報酬的論述。二、專利使用費的提取是下有保底,上不封頂。三、本案過錯在于伊維公司和上柴公司,伊維公司當(dāng)然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)大部分鑒定費。
上訴人伊維公司答辯稱:一、兩份鑒定報告是科學(xué)的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模b定結(jié)論是基本準(zhǔn)確的。二、涉案專利權(quán)被宣告無效,并非惡意,按30%比例提取專利使用費比例過高。三、完全同意一審判決對上柴公司不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任的論述。上訴人翁立克的上訴沒有法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)駁回。
一審被告上柴公司未提出上訴,陳述其同意上訴人伊維公司的答辯意見,并稱自己不存在免稅的情況。
二審中,各方當(dāng)事人均未提供新的證據(jù)。
上海市高級人民法院經(jīng)審理,確認(rèn)了一審查明的事實。
上海市高級人民法院二審認(rèn)為:
一、關(guān)于上訴人翁立克的上訴主張。
一審法院委托科咨中心對涉案技術(shù)問題進(jìn)行鑒定,程序合法,鑒定專家在充分聽取各方當(dāng)事人的意見、全面查閱了各方當(dāng)事人提供的與鑒定相關(guān)的材料,并結(jié)合鑒定專家的專業(yè)知識與經(jīng)驗,所得出的鑒定結(jié)論應(yīng)予以采信。上訴人翁立克稱《技術(shù)鑒定報告書》與《補(bǔ)充鑒定報告書》不具可靠性和合理性,沒有提供充分的事實與法律依據(jù),不予支持。根據(jù)專利法實施細(xì)則的規(guī)定,上訴人伊維公司的義務(wù)是從許可實施涉案專利收取的使用費納稅后提取不低于10%作為報酬支付給翁立克,一審法院結(jié)合本案的實際情況,全面分析,將專利使用費提取比例酌定為到30%,符合法律規(guī)定,說理得當(dāng),應(yīng)予維持,現(xiàn)翁立克要求將提取比例提高到50%,甚至更高,既沒有提交新的證據(jù),又沒有其他充分的理由,不予支持。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔1994〕001)的規(guī)定,企業(yè)事業(yè)單位進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓,以及在技術(shù)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)的所得,年凈收入在30萬元以下的,暫免征收所得稅。但其前提條件是要經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于貫徹落實〈中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定〉有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字〔1999〕273號)的規(guī)定,對單位和個人(包括外商投資企業(yè)、外商投資設(shè)立的研究開發(fā)中心、外國企業(yè)和外籍個人)從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入,免征營業(yè)稅。但免稅必須經(jīng)過審批程序:納稅人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)業(yè)務(wù)申請免征營業(yè)稅時,須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到納稅人所在地省級科技主管部門進(jìn)行認(rèn)定,再持有關(guān)的書面合同和科技主管部門審核意見證明報當(dāng)?shù)厥〖壷鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)審核。綜上,辦理免稅事項需要進(jìn)行相應(yīng)審核程序。上訴人翁立克一、二審均未提供相關(guān)審核方面的證據(jù),只是認(rèn)為納稅以及免稅的情況未查清,但僅憑該點懷疑就要求增加專利使用費提取數(shù)額,沒有事實根據(jù),不予支持。
上訴人翁立克要求一審被告上柴公司應(yīng)當(dāng)與上訴人伊維公司承擔(dān)連帶責(zé)任,對于該項主張,一審法院已經(jīng)進(jìn)行了充分地論述,說理準(zhǔn)確,應(yīng)予維持,故對翁立克要求上柴公司與伊維公司承擔(dān)連帶責(zé)任的主張,不予支持。
上訴人翁立克要求對預(yù)期利益進(jìn)行分成,將“計算報酬時間段”應(yīng)延伸至涉案專利的屆滿期限2011年4月。根據(jù)專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定,作為發(fā)明人或者設(shè)計人報酬的專利使用費分成,是對實施相應(yīng)專利已經(jīng)實現(xiàn)利益的分成,并不包括對期待利益的分成。故翁立克的該項主張沒有法律依據(jù),不予支持。翁立克認(rèn)為涉案專利權(quán)被宣告無效系上訴人伊維公司的責(zé)任,但本案系民事訴訟,該部分內(nèi)容不在審理范圍之內(nèi),翁立克可另案解決。
二、關(guān)于上訴人伊維公司的上訴主張。
一審判決上訴人伊維公司支付上訴人翁立克的專利使用費分成,是涉案專利被宣告無效之前的專利使用費分成,這些專利使用費是伊維公司已經(jīng)實現(xiàn)的涉案專利許可使用費,本案不存在專利權(quán)人伊維公司的惡意給被許可人電裝公司造成損失的情形,根據(jù)專利法的規(guī)定,伊維公司并無義務(wù)返還被許可人電裝公司在涉案專利權(quán)被宣告無效之前已經(jīng)收取的專利使用費。伊維公司關(guān)于涉案專利權(quán)已經(jīng)無效,伊維公司不應(yīng)支付相關(guān)報酬的上訴理由不能成立。
上訴人伊維公司上訴稱,一審判決中,由伊維公司承擔(dān)80%的鑒定費用不當(dāng),法院認(rèn)為,一審判決根據(jù)本案的具體情況,適當(dāng)調(diào)整專利使用費分成比例,酌情確定鑒定費分配比例,符合法律規(guī)定,伊維公司該項上訴理由不成立,不予支持。
綜上,上訴人翁立克與上訴人伊維公司的上訴請求均沒有事實根據(jù)和法律依據(jù),應(yīng)予駁回。據(jù)此,上海市高級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項,于2008年4月18日判決:
駁回上訴,維持原判。
本案二審案件受理費人民幣5446元,由上訴人翁立克與上訴人伊維公司各半負(fù)擔(dān)人民幣2723元。
本判決為終審判決。
發(fā)布時間:2011/11/29 20:57:13[ 打印本頁 ]